Si può registrare un suono come marchio?

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1. Il marchio sonoro

La categoria dei segni idonei ad essere marchi si è negli anni sempre più ampliata. Ai primi marchi denominativi e figurativi si sono man mano affiancati altri tipi di segni che di per sé non sono suscettibili di essere percepiti visivamente, come quelli sonori.

Il marchio sonoro è descrivibile come qualsiasi segno suscettibile di essere percepito dall'udito e idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese.

Si pensi ai brevi temi musicali, motivi, sigle, jingles, utilizzati dalle imprese nella pubblicità radiotelevisiva per reclamizzare i propri prodotti e servizi (celebre l’esempio del sonic brand “I’m lovin’it” di McDonald’s), oppure ai rumori identificativi di un prodotto (il rombo di motore della Harley-Davidson) ma anche ai versi di animali o, comunque, a tutti quei suoni caratteristici che abbiano un forte potere distintivo capace di richiamare alla mente determinati prodotti o servizi.

Benché non possano essere materialmente apposti ad un prodotto, i suoni sono dotati di grande capacità evocativa, talvolta maggiore rispetto a quella dei segni tradizionali.

Per questo il marchio sonoro viene sempre più spesso utilizzato dalle imprese che, sotto la spinta delle nuove possibilità tecnologiche, si interessano a nuove strategie di comunicazione che siano in grado di rendere il proprio brand più competitivo sul mercato.

Tuttavia, se dal punto di vista pratico la funzione del marchio sonoro risulta oltremodo intuitiva, dal punto di vista giuridico, il fenomeno si rivela particolarmente complesso.

2. La registrazione del marchio sonoro

Naturalmente, non tutti i suoni sono suscettibili di essere tutelati come marchi d’impresa. Vediamo quali sono i requisiti previsti dalla legge affinché un segno sonoro possa ottenere una adeguata tutela attraverso la registrazione.

La disciplina di riferimento è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, in base al quale il marchio sonoro deve essere dotato dei seguenti requisiti:

1) Novità (art. 12 CPI): il marchio deve essere diverso e non confondibile con altri marchi già adottati da altre imprese;

2) Originalità o capacità distintiva (art. 13 CPI): il marchio non deve essere generico o particolarmente banale, ma deve permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e dunque, distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.

Un segno sonoro che non abbia la capacità di esprimere qualcosa di più della semplice combinazione banale delle note che lo compongono, non consentirebbe al consumatore di afferrarne la funzione di identificazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

3) Liceità (art. 13): il marchio non deve risultare in contrasto con la morale o l’ordine pubblico e comunque, non deve trarre in inganno il pubblico né consistere in segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di proprietà industriale.

3. Il superamento del requisito della rappresentabilità grafica

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 15/2019, l’Italia si è uniformata alle regole europee in materia di marchi industriali.

Tra le novità più importanti, divenute effettive in Italia a partire dal 23 marzo 2019, si registra anzitutto l’eliminazione del requisito della rappresentabilità grafica dei marchi, in precedenza richiesto come presupposto per la registrazione di tutti i tipi di marchio.

Per quanto attiene ai suoni e in particolare, ai rumori, nonostante alcuni di essi siano altamente distintivi (si pensi al rombo del motore della Harley-Davidson o al ruggito del leone della Metro Goldwyn Meyer) fino all'entrata in vigore del Regolamento UE 2424/2015 (a cui attualmente la nostra disciplina nazionale si è adeguata) si poneva l'evidente problema della loro rappresentabilità grafica e, dunque, della possibilità della loro registrazione come marchi comunitari. Invero, al livello di marchio europeo, il problema era stato risolto già nel 2005 prevedendo la possibilità di depositare con la domanda di marchio europeo sonoro un documento elettronico contenente il suono (file mp3).

Tuttavia, la difficoltà di trasformare il suono in un’immagine ha di fatto negato per lungo tempo il riconoscimento di una tutela ai segni sonori di difficile rappresentazione grafica, vale a dire a quei segni non trascrivibili su un pentagramma o rappresentabili attraverso uno spettrogramma.

L’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica consente ad oggi la possibilità di registrare i marchi anche attraverso l’utilizzo di altre forme di rappresentazione, e per quanto riguarda i marchi sonori anche attraverso il deposito di supporti digitali, purché suoni e rumori siano riprodotti in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Gabriella Napolitano

Fonti normative

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa

Regolamento UE 2015/2424

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