Registrazione di un marchio post utilizzo: quali sono i rischi?

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• Il cosiddetto “marchio di fatto”
• Tutela codicistica
• Il rischio legato all’uso di un marchio non registrato
• Fonti normative

1. Il cosiddetto “marchio di fatto”

Con il termine marchio si intende un segno distintivo utile ad individuare prodotti o servizi di una specifica impresa, in modo che gli stessi non possano essere confusi con altri prodotti o servizi di altre imprese. Esso svolge innanzitutto una funzione individualizzante, distintiva e consente di associare un prodotto ad un determinato imprenditore.

Ogni marchio può essere registrato e, di norma, ciò avviene concretamente:

• o presso l’ufficio italiano marchi e brevetti (UIMB);
• oppure presso l’ufficio della Unione Europea situato in Spagna, Alicante (UAMI, Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno).

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare il diritto di esclusiva all’uso dello stesso e di vietarne l’uso da parte di altri soggetti per prodotti e/o servizi identici e/o affini. La registrazione però non costituisce condizione di validità dello stesso, il quale può, infatti, esistere anche se non è stato registrato: in tal caso, si ha il cosiddetto “marchio di fatto”.

Nonostante sia consigliabile effettuare la registrazione del proprio marchio proprio per ottenere maggiori garanzie di tutela, è possibile comunque utilizzare un marchio mai registrato, oppure registrarlo in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività commerciale.

Il diritto a utilizzare un marchio, infatti, non è legato alla sua registrazione, ma nasce attraverso il semplice uso di fatto da parte dell’imprenditore. Anche la Corte di Giustizia è intervenuta affermando che: “Un marchio forma oggetto di un «uso effettivo» allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi a carattere simbolico, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio.” (Sez. III, 31/01/2019, n. 194/17)

Il marchio non registrato è perciò riconosciuto dalla legge come quello registrato.

2. Tutela codicistica

Questo tipo di marchio viene tutelato dalla legge all’art. 2571 c.c, che stabilisce che chi usa un marchio - senza registrarlo - ha la possibilità di continuare ad utilizzarlo, nonostante un'eventuale registrazione da parte di terzi, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.

L’uso, come fatto costitutivo del marchio non registrato, si realizza mediante la semplice apposizione del segno sui prodotti e/o servizi di un certo imprenditore che circolano nel territorio dello Stato. Qualora venga poi richiesta la registrazione di un marchio già usato da un altro soggetto, la giurisdizione offre una tutela al preutente che abbia usato il marchio per molto tempo, senza tuttavia registrarlo.

L'entità di questa tutela dipende però dall'estensione territoriale in cui il marchio usato dal preutente risulta noto: infatti, l’imprenditore che usa un marchio di fatto a livello locale (per esempio in una sola regione) non può opporsi alla registrazione di un marchio uguale o simile al proprio sul territorio nazionale.

Egli potrà continuare a usare il proprio marchio di fatto in ambito locale, ma perderà la possibilità di depositarlo. Inoltre, come disposto dall'art. 12, 1° comma, lett. b, del Codice della proprietà industriale, l'uso precedente di un segno che abbia una notorietà puramente locale, non intacca il requisito della novità, indispensabile per la registrazione del marchio su scala nazionale.

Infatti, il valore del marchio di fatto è strettamente legato alla sua notorietà presso il pubblico come segno distintivo ed all’ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto. Se invece il marchio di fatto ha assunto una notorietà a livello nazionale, il titolare può ottenere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza di novità.

3. Il rischio legato all’uso di un marchio non registrato

Il rischio legato all’uso – anche temporaneo – del marchio di fatto è che, nel frattempo, un terzo potrebbe registrare un marchio uguale o simile. In tal caso è possibile ricorrere al Giudice, chiedendo che venga dichiarata la nullità del marchio depositato successivamente.

Il titolare del marchio di fatto, per ottenere la tutela prevista dalla legge, dovrà però dimostrare il cosiddetto “preuso”, cioè dovrà provare di aver iniziato ad utilizzare il marchio prima della registrazione altrui.

Questa prova potrebbe essere assolutamente difficile all’interno di un giudizio, questo è il motivo per cui è sempre preferibile la registrazione del marchio stesso perchè con essa si è già in possesso della dimostrazione dell’anteriorità dell’uso.

La tutela legale del marchio di fatto è pertanto più debole rispetto a quella del marchio registrato, in particolare:

• l’azione giudiziaria deve essere iniziata entro 5 anni dalla scoperta della registrazione illegittima. Decorso questo termine, il marchio registrato successivamente diviene valido;
• l’azione di nullità può essere chiesta solo se il marchio non registrato è diffuso nel territorio nazionale o su gran parte di esso.

L’elemento di debolezza di tale genere di marchi è, pertanto, legato alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano quando si renda necessario dimostrare l’uso che se ne è fatto o attribuire una data certa all’origine del suo preuso al fine di dimostrare anche la notorietà che ne è conseguita presso il pubblico di riferimento e tenere indenne il marchio stesso dall’eventuale rivendicazione da parte di soggetti terzi.

Alice Gottani

Fonti normative

Codice Civile, art. 2571

Codice della Proprietà Industriale, art. 12

Corte Giustizia Unione Europea Sez. III, 31/01/2019, n. 194/2017

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