Marchio di colore: quando ne è legittima la registrazione?

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Ogni imprenditore sa che per poter sopravvivere in un mercato così vasto e globalizzato, è importante non soltanto offrire al consumatore dei prodotti di buona qualità ad un prezzo il più possibile accessibile, ma anche far si che i propri prodotti siano facilmente riconoscibili e distinguibili rispetto a quelli offerti dai propri competitors.

A tal proposito il D.lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) disciplina il principale strumento attraverso il quale sarà possibile soddisfare questo bisogno di identificazione e distinzione: Il marchio.

Il marchio permette all’impresa di distinguere i propri prodotti rispetto a quelli degli altri operatori economici attribuendo al suo proprietario il diritto di farne un uso esclusivo, potendone vietare l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi per prodotti uguali o affini soprattutto quando questo abuso sia idoneo a determinare confusione nei consumatori in merito alla provenienza dei prodotti stessi.

L’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale prevede che possano essere oggetto di registrazione come marchio “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Sarà quindi possibile classificare le seguenti tipologie di marchio:

• Marchio denominativo o verbale: il marchio composto da una parola o una combinazione di parole senza una particolare caratterizzazione grafica;
• Marchio patronimico: il marchio costituito dal nome proprio di una persona;
• Marchio figurativo: il marchio costituito da una determinata immagine o da un logo;
• Marchio sonoro o acustico: il marchio costituito da una melodia;
• Marchio di forma o tridimensionale: il marchio costituito dalla forma del prodotto o dalla sua confezione, registrabile purché la forma non derivi direttamente dalla natura del prodotto, ma sia frutto di un’espressione di creatività;
• Marchio di colore: il marchio costituito da una determinata tonalità di colore o da una combinazione di colori.

Sarà proprio su quest’ultima tipologia di Marchio che concentreremo le nostre attenzioni, il marchio di colore infatti può essere registrato solo in casi particolari, questo perché, in linea di massima, i colori devono essere accessibili a tutti e quindi, per la registrazione di un marchio di colore, eccezion fatta per i casi in cui una certa tonalità ha acquisito notorietà tra il pubblico (“secondary meaning”) che pertanto la ricollega subito ai prodotti di una determinata impresa, occorre che siano rispettati i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità e verità, non potendo infatti una mera tonalità cromatica assurgere a segno distintivo dei prodotti di un’impresa ed essere pertanto idonea ad indirizzare le scelte del consumatore quando non presenta altre caratteristiche distintive.

Prima di soffermarci più approfonditamente sul Marchio di colore sarà opportuno individuare ed analizzare i requisiti che un Marchio deve soddisfare affinché possa essere validamente riconosciuto come tale e quindi registrato.

1. I requisiti di registrazione di un Marchio

Il Codice della Proprietà Industriale, sancisce i requisiti che un Marchio deve soddisfare affinché possa essere validamente registrato.
Il segno prescelto deve essere nuovo, dotato di una capacità distintiva, lecito e corrispondente al principio di verità.

Il primo dei requisiti appena elencati è il più importante in quanto la prima finalità perseguita dall’imprenditore attraverso l’adozione di un marchio è proprio quella di permettere che il proprio prodotto non venga confuso con altri o con segni distintivi precedentemente registrati dagli innumerevoli operatori economici presenti sul mercato.

Un marchio è nuovo quando non presenta similitudini di alcun tipo, non soltanto con altri marchi, ma con qualsiasi tipologia di segno distintivo già adottato da terzi.

Prima di procedere con la registrazione del proprio marchio sarà di vitale importanza porre in essere le cd. “ricerche di anteriorità”, ricerche cioè volte a sondare ed assicurare che non esistano altri segni distintivi che presentano caratteristiche tali da far venir meno l’elemento della novità del marchio che si intende registrare.

Il perno su cui si fonda l’intera disciplina sulla Proprietà Industriale è la tutela che deve essere assicurata al consumatore, vale a dire accertarsi che, i marchi presenti sul mercato, non inducano lo stesso in errore in merito alla provenienza dei prodotti scelti e dell’operatore economico che li offre. Tale elemento influenza fortemente la riconoscibilità o meno della sussistenza del requisito della novità di un marchio rendendo necessario, nel corso della sua valutazione, tenere anche in debita considerazione le eventuali similitudini tra i prodotti e/o servizi offerti rispetto ad altri e quindi, qualora queste similitudini non ricorrano, sarà ben possibile che possano coesistere marchi uguali che vengano utilizzati per due categorie di prodotto fortemente differenti fra loro, poiché è impossibile che il consumatore possa essere indotto in confusione in merito alle loro caratteristiche e provenienza (si pensi ad esempio al marchio “Fiesta” utilizzato sia per pubblicizzare le famose merendine sia il modello di automobili offerto dalla Ford).

Parimenti la capacità distintiva è quel requisito la cui sussistenza permette al consumatore di associare immediatamente i prodotti e i servizi contraddistinti da quel determinato marchio ad una determinata impresa.

Per questo motivo non potranno essere oggetto di registrazione i marchi costituiti da denominazioni generiche e/o costituiti da mere indicazioni descrittive.

Onde evitare che il nostro marchio incorra in una dichiarazione di nullità per mancanza di capacità distintiva sarà opportuno dotare lo stesso di una veste grafica accuratamente scelta che, anche attraverso una particolare combinazione cromatica, possa subito assicurare che il marchio sia facilmente distinguibile rispetto a tutti gli altri.

A tal proposito si distingue anche in marchi “forti” e marchi “deboli”.

Sarà un marchio forte quello che, per le sue caratteristiche, non richiama direttamente la gamma di prodotti venduti e viene pertanto definito forte per il fatto che potranno esserne vietate tutte le forme di imitazione anche se soltanto semantiche e non grafiche o viceversa.

Parimenti sarà considerato “debole” il marchio che risulta fortemente legato alla particolare gamma di prodotti da esso contraddistinti, avvicinandosi alle denominazioni generiche e descrittive del prodotto, rendendo pertanto possibile che possano legittimamente essere registrate delle imitazioni dello stesso basate su modifiche o aggiunte rispetto al marchio originario.

Il requisito della liceità fa riferimento invece al fatto che il marchio non deve essere contrario a principi di ordine pubblico e buon costume e che quindi non leda il diritto di terzi. In questo caso non sarà ovviamente possibile registrare un marchio che inciti alla violenza o alla discriminazione di qualsiasi tipo.

Infine, il requisito della verità sussiste nel momento in cui il marchio non tragga in inganno il consumatore in riferimento alle caratteristiche e alla provenienza dei prodotti e/o servizi offerti.

2. La capacità distintiva del Marchio di colore: la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 12 giugno 2018 (cd. Caso “Louboutin”) e la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 30 novembre 2017.

Fare in modo che il proprio marchio sia dotato di tutti gli elementi anzidetti potrebbe rivelarsi un compito oltremodo arduo, soprattutto quando sia ha intenzione di registrare quello che viene definito marchio di colore.

Questa tipologia di marchio, infatti, può essere validamente registrata solo in particolari circostanze in quanto, come già in precedenza anticipato, i colori devono essere disponibili a tutti ed inoltre la registrazione di un colore come marchio, senza alcuna forma di ulteriore caratterizzazione che possa distinguerlo rispetto ad altri, determina l’insussistenza dei requisiti di novità e di capacità distintiva tal che il marchio è da considerarsi nullo.

Tale orientamento è stato di recente chiarito ad opera del Tribunale dell’Unione Europea che con la sentenza del 30 novembre 2017 si è pronunciato sulle cause riunite T-101/5 e T-102-5 chiarendo le modalità e i termini di validità per la registrazione di un marchio di colore.

La vicenda trae origine dalle registrazioni di due marchi di colore europei operate dalla Red Bull Gmbh nei confronti delle quali sono state proposte due differenti azioni di nullità successivamente accolte dall’EUIPO.

I due marchi controversi apparivano costituiti semplicemente da un quadrato diviso in due metà, una di colore blue e una di colore grigio, in proposito la divisione annullamento dell’EUIPO aveva infatti rilevato che le registrazioni in questione fossero costituite da una mera “giustapposizione di due o più colori designati in modo astratto e senza contorni” e quindi una registrazione non idonea a determinare l’oggetto di tutela dei due marchi.

Avverso tale determina furono promossi due ricorsi che furono respinti e pertanto la Red Bull GmbH impugnava dinnanzi al Tribunale dell’Unione Europea incardinando così i giudizi di cui trattasi.

Il Giudice Europeo ha rilevato subito che il marchio di colore, ai fini della sua validità, deve rispettare i requisiti sanciti all’art. 4 del Reg. UE 2009/207 e quindi essere rappresentati graficamente ed essere idonei a distinguere i prodotti e/o i servizi offerti da una determinata impresa rispetto a quelli offerti dagli altri operatori economici.

La mera giustapposizione di due colori, ancorché dotati di opportuna descrizione, non può in alcun modo costituire un valido segno distintivo dei prodotti di un’impresa in quanto non idonea a determinare nel consumatore la possibilità di distinguere quei prodotti rispetto a tutti gli altri presenti sul mercato, non potendo, infatti, in alcun modo soddisfare la principale finalità sottesa alla registrazione di un marchio, vale a dire la possibilità di individuare l’origine di quei prodotti.

Per meglio chiarire i termini di validità di un marchio di colore e quali elementi possano concorrere alla sua validità, appare di fondamentale importanza riportare brevemente la vicenda che ha portato alla sentenza del 12 giugno 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che andava a pronunciarsi sulla validità del marchio di colore della nota casa di moda “Louboutin”.

In tal caso la questione verteva sul significato del termine “forma” all’interno dell’art. 3, par. 1, lett. e) iii) della Direttiva 2008/95 e in che modo essa potesse influire sul marchio controverso. Abbiamo infatti detto che non può costituire un valido marchio il segno distintivo la cui forma sia determinata dalla natura stessa del prodotto oggetto di tutela, nel caso Louboutin la casa stilistica produce scarpe femminili contraddistinte da una suola di colore rosso dove però, se vero è che la forma della suola delle scarpe concorresse alla delimitazione del marchio di colore nello spazio, non si può ritenere che il segno distintivo in parola sia costituito dalla forma del prodotto quando non è la forma che il marchio intende tutelare ma solo l’applicazione di quel determinato colore su di una parte determinata del prodotto.

In tal caso era proprio la posizione del marchio di colore che determinava la sussistenza del requisito della capacità distintiva delle scarpe Louboutin essendo infatti oggetto di registrazione quella particolare tonalità di colore rosso applicata a quella determinata parte di prodotto.

Il marchio di colore potrà pertanto essere legittimamente registrato nel momento in cui, oltre alla specifica tonalità di colore, vi siano altri elementi che ne permettono la distinzione rispetto ad altri marchi e la riconoscibilità da parte dei consumatori.

Tobia Toscano

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