Cos’è il marchio difensivo?

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1. Cenni introduttivi sul concetto di marchio

Con il termine marchio s’intende un “segno” usato per distinguere i propri prodotti o servizi, da quelli della concorrenza. Il marchio rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda, per cui, agli occhi della potenziale clientela deve fornire e garantire degli standard di qualità ed affidabilità. Pertanto, deve essere valorizzato, tutelato e rispettato, in quanto prezioso nella differenziazione dei prodotti, senza indurre in confusione la clientela che deve usufruire di quel determinato prodotto o servizio.

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), rientrano tra gli oggetti che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente:

1. parole (compresi i nomi di persone);
2. disegni;
3. lettere;
4. cifre;
5. suoni;
6. forma del prodotto o della confezione di esso;
7. combinazioni o tonalità cromatiche.
8. Un suono può essere registrato come marchio, riportando su di un pentagramma le note musicali che lo compongono.

L’art. 2569 del Codice Civile rubricato sotto il nome “diritto di esclusività” prevede che chiunque abbia registrato, secondo le forme e le modalità previste dalla legge, un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di avvalersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. La funzione del marchio consiste nel garantire al consumatore l’identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio, al fine di distinguerlo da altri prodotti similari. Pertanto, i requisiti del marchio possono essere individuati:

1. nella novità;
2. nella capacità distintiva;
3. nella originalità.

Tuttavia, sempre secondo il presente articolo, nel caso in cui vi sia una mancata registrazione, il marchio dovrà essere tutelato a norma dell’art. 2571 del Codice Civile, in quanto chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante vi sia una registrazione compiuta da altri soggetti, ma sempre nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (art. 2569 Codice Civile).

Il marchio di fatto, ovverosia quello non registrato, gode di una tutela minore di quello registrato. Infatti, chi ottiene la registrazione gode della presunzione assoluta (art. 2727 del Codice Civile) della titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale. Chi, invece vanta soltanto un preuso, deve prima di tutto provarlo e riceve, come detto in precedenza, una tutela limitata all’ambito entro il quale il preuso è avvenuto.

Inoltre, secondo l’art. 2572 del Codice Civile, rubricato come “divieto di soppressione del marchio”, il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore. L’intento della norma è quello di tutelare il produttore nei suoi rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni.

La forza e la peculiarità di un marchio muta in funzione del maggiore, ovvero del minore grado di capacità distintiva di cui è dotato, per cui, in base a questa sua forza varia l’intensità della tutela. I marchi i quali sono costituiti da un elemento accompagnato da prefissi, suffissi o distorsioni della parola, sono definiti come marchi deboli, in quanto sono sufficienti delle lievi varianti per escludere la violazione della tutela.

Ai suddetti marchi deboli sono contrapposti i marchi forti, i quali sono carenti di ogni correlazione significativa con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui vi rientrano anche le parole inventate o le raffigurazioni astratte. È considerabile come illecita l’adozione di varianti e modificazioni notevoli e non di un marchio forte. Inoltre, un marchio può nascere debole e diventare forte attraverso l’uso, attraverso una corretta pubblicità ed alla propaganda.

Il marchio rappresenta, inoltre, una delle forme di comunicazione più forti ed immediate e gioca un ruolo di primaria importanza nel condizionare le scelte dei consumatori, in capo alla sua capacità di richiamare gli aspetti caratterizzanti di un determinato prodotto o servizio e di riuscire a garantirne una certa qualità degli stessi. I vantaggi che possono derivare in capo ad un’azienda a seguito della tutela di un proprio prodotto o servizio con tale strumento sono numerosi e molto importanti.

Registrare un marchio permette ad un’azienda di tutelare i propri investimenti e garantirsi la permanenza sul mercato, impedendo ad altri potenziali concorrenti di poterlo utilizzare per le loro attività. Inoltre, è necessario ricordare che il marchio può essere considerato alla stregua di uno strumento utile ed importante anche in virtù delle possibili ulteriori operazioni di sfruttamento commerciale dello stesso. Infatti, il marchio è un bene che può essere ceduto e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la cessione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti.

Infine, tra i numerosi vantaggi, non si dimentichi, peraltro, che con il trascorrere del tempo il marchio aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.

2. Il marchio difensivo: definizione e tutela

Il nostro ordinamento prevede che l’ambito della tutela di un marchio possa essere ampliato, dallo stesso titolare, mediante il deposito, accanto al marchio cd. principale, di uno o più “segni” simili: i cd. marchi difensivi. Secondo quanto previsto dal Tribunale di Bari, sezione V, 12 marzo 2012, n. 889, con questo termine s’intende quella tipologia di marchio che viene depositata al fine di ampliare la protezione di un determinato marchio ed inoltre presenta una somiglianza con il marchio effettivamente usato. L’intento previsto con l’introduzione del marchio difensivo è stato quello di riuscire ad evitare che soggetti terzi imitino il marchio di reale interesse, adottando quelle piccole varianti idonee ad escluderne la confondibilità.

Attraverso le peculiarità del suddetto marchio, si vuole evitare che altri marchi si avvicinino al proprio in misura che, altrimenti, sarebbe lecita. Essi non decadono con il non uso, in quanto non vengono depositati per essere usati, ma al fine di essere utilizzati come arma difensiva. Detto ciò, la funzione del marchio difensivo si realizza attraverso l’ampliamento della sfera di identità del contrassegno e non attraverso l’estensione dell’esclusiva a prodotti diversi da quelli per i quali fu ottenuto il primo brevetto.

Lo scopo principale di un marchio difensivo è quello di servire da scudo per proteggere un altro marchio, quello cd. principale, ovverosia quello realmente utilizzato, al fine di evitare che altri soggetti, in mala fede, registrino un marchio simile a quello principale, sfruttando la notorietà acquisita dal marchio principale, per cui lo si deve considerare alla stregua di uno strumento di difesa utilizzato dal titolare del marchio principale. Ciò è importante, in quanto accade non di rado che la clientela meno attenta associ il nome del marchio noto ad uno simile, ma che in realtà identifica prodotti di qualità nettamente inferiore.

Per cui, lo scopo ultimo del marchio difensivo è quello di evitare delle spiacevoli azioni dannose. Ad esempio, nel caso in cui dovessimo registrare il marchio “moka” e di utilizzarlo come principale, al fine di ampliare la sua protezione risulterebbe come opportuno e logico registrare anche il marchio difensivo “moca”, al fine di evitare confusione nella clientela ed una maggiore e più compiuta protezione del marchio principale.

La valutazione della natura difensiva non sempre è prevista che si faccia al momento della registrazione, in quanto nel momento in cui si registrano due o più marchi tra loro simili, la decisione di usarne uno può avvenire in un momento successivo, come l’interesse commerciale “diretto” sopra un determinato marchio, il quale può sorgere in un momento successivo.

In definitiva, il marchio difensivo consiste nel deposito di uno, ovvero più marchi similari al principale che si desidera difendere; pertanto, al fine di sfruttare la sua funzione di protezione, non decade con il non uso, perché sono depositati non per essere utilizzati, ma soltanto come mezzo di difesa. Tale principio viene stabilito e disciplinato dall’art. 24, comma 4 del C.P.I.,il quale sancisce l’esclusione dalla decadenza per non uso dei cosiddetti marchi difensivi o protettivi, per cui, realmente non vengono impiegati, ma servono per rafforzare la difesa del marchio principale effettivamente usato. Inoltre, sempre l’art. 24, al comma 4, prevede che l’esclusione della decadenza è subordinata al fatto che il marchio principale sia in vigore e sia effettivamente utilizzato.

Pertanto, al fine di una corretta definizione ed un puntuale riconoscimento di un marchio come difensivo, devono essere previsti e presenti tre elementi:

1. essere registrato nelle stesse classi del marchio principale;
2. avere obbligatoriamente lo stesso titolare;
3. possedere un’evidente similitudine con il marchio principale. 

I marchi difensivi si discostano per alcuni elementi caratteristici dal marchio denominato come principale, evitando così che altri possano usufruire ovvero accostarsi a quest’ultimo nella misura che potrebbe apparire come lecita, ad esempio depositando un marchio simile, ma non confondibile con quello principale. Tali marchi vengono depositati al fine di ampliare la protezione di un determinato marchio e, pertanto, in considerazione della suddetta funzione, vengono depositati per non essere utilizzati.

3. Considerazioni finali

La principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori d’identificare un prodotto, sia esso un bene o un servizio, di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici, forniti da aziende concorrenti. I marchi svolgono, pertanto, un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell’impresa, contribuendo all’affermazione dell’immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore. È attraverso questo processo che un’impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti, che sono anche disposti a pagare un prezzo più alto per un determinato prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative, considerandolo come migliore e più adatto per le sue caratteristiche. Questo rapporto di fiducia risulta essere fondamentale per l’acquisizione ed il mantenimento di quote di mercato.

Inoltre, i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire sul mantenimento e sul miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un’immagine positiva ed un determinato standard nell’immaginario dei potenziali clienti.

In considerazione di quanto detto sopra, la caratteristica dei marchi cd. difensivi è quella di sfuggire all’istituto della decadenza per non uso, in quanto, solitamente, un marchio decade ove non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione ovvero se l’uso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. La registrazione di marchi simili a scopo difensivo, al fine di evitare fenomeni di “agganciamento”, è considerabile come prassi, oramai, diffusa soprattutto per i marchi di maggior valore economico; tuttavia, con il rafforzarsi della tendenza delle imprese a costruire un unico brand, tale istituto potrebbe in futuro conoscere un maggiore sviluppo ed essere utilizzato anche per i marchi più deboli.

Luca Terrinoni

Fonti normative

Codice Civile: artt. 2569 - 2571 - 2572 - 2727

Codice della proprietà industriale: artt. 7 - 24, comma 4

Tribunale di Bari, sezione V, 12 marzo 2012, n. 889

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